ZALOŽENIE UNIVERZITNEJ SPIN-OFF ALEBO SPIN-OUT SPOLOČNOSTI

Problematika komercializácie duševného vlastníctva vytvoreného vo vedeckovýskumných inštitúciách (VVI) prostredníctvom založenia novej spoločnosti je komplexná, pričom procesy s ňou spojené nie sú v prostredí VVI plne ustálené. Z tohto dôvodu CVTI SR v rámci implementácie projektu NITT SK II pristúpilo k vypracovaniu štúdie, ktorej nosnou časťou bude model zakladania a rozvoja spin-off/spin-out spoločností v prostredí slovenských VVI.

Úvodnou časťou zamýšľaného modelu je fáza rozhodovania o komercializácii prostredníctvom založenia novej spoločnosti a výber typu tejto spoločnosti, teda či pôjde  o spin-off alebo spin-out. Predkladaný článok v tomto kontexte predstavuje prvotné zhrnutie naformulovaných záverov a odporúčaní pre centrá transferu technológií (CTT), ktoré budú ďalej rozpracované a doplnené do podoby vnútorne konzistentného a uceleného modelu komercializácie duševného vlastníctva založením novej spoločnosti.

Priebeh klasického transferu technológií

Proces klasického transferu technológií z verejných alebo štátnych vedeckovýskumných inštitúcií do praxe typicky prebieha v troch po sebe nasledujúcich fázach:

1. identifikácia technológie na základe písomného oznámenia pôvodcu (zamestnanca VVI) a jej následné posúdenie,
2. ochrana technológie ako duševného vlastníctva danej VVI,
3. komercializácia technológie.

Prvé dve fázy sa spravidla realizujú pomerne štandardizovaným spôsobom, ktorý je dobre známy a uplatňovaný všetkými centrami transferu technológií na slovenských VVI, pričom na viacerých z nich je upravený aj v prijatých interných smerniciach. Naopak, komercializácia ako najvýznamnejšia fáza transferu technológií, ktorou sa tento proces završuje, si často vyžaduje  kreatívny a flexibilný prístup. O spôsoboch a možnostiach jej realizácie v podmienkach SR ešte aj v súčasnosti prebieha živá diskusia medzi pracovníkmi CTT, Centrom vedecko-technických informácií SR a kompetentnými orgánmi štátnej správy. Otvorenosť a aktuálnosť tejto problematiky nás priviedla k spracovaniu tohto článku, v rámci ktorého sa pokúsime naformulovať niektoré základné predstavy spojené s komercializáciou technológií vytvorených na VVI prostredníctvom založenia súkromnej spoločnosti. Technológiou v našom kontexte je predmet duševného vlastníctva (PDV), ktorý môže byť transferovaný do  iného subjektu, teda najmä vynález, technické riešenie, dizajn alebo softvér.

Po prijatí oznámenia o vytvorení PDV zodpovední pracovníci CTT zhodnotia možnosti jeho ochrany a komerčný potenciál. Tento úkon sa označuje ako evaluačný proces, pričom jeho výsledkom je evaluačná správa a stanovisko CTT určené pre štatutárneho zástupcu VVI, na základe ktorého si VVI uplatní alebo neuplatní právo na dané duševné vlastníctvo. V prípade neuplatnenia práva zo strany VVI prechádza toto právo na pôvodcov, ktorí s ním môžu ďalej nakladať ako so svojím majetkom. Pokiaľ sa v rámci evaluácie neidentifikuje neprekonateľná prekážka pre zabezpečenie ochrany daného PDV a zároveň sa vyhodnotí jeho komerčný potenciál ako relevantný, CTT odporučí uplatnenie práva na tento PDV a navrhne stratégiu jeho ochrany a komercializácie, teda kroky, ako plánuje s týmto duševným vlastníctvom nakladať. Predmety duševného vlastníctva možno komercializovať (transferovať do praxe) najmä nasledovnými spôsobmi:

1. Jednorazový prevod výlučných práv (predaj)
2. Licencovanie
3. Založenie súkromnej spoločnosti, v ktorej sa bude duševné vlastníctvo určitým spôsobom zhodnocovať (spin-off/spin-out).

Spin-off vs. Spin-out

Vzhľadom na zameranie predkladaného článku  sa ďalej budeme venovať najmä komercializáciou prostredníctvom zakladania súkromných spoločností, takzvaných spin-off alebo spin-out firiem s nevyhnutnými presahmi do oblasti licencovania. V úvode tejto časti je najmä potrebné vysvetliť chápanie oboch pojmov a poukázať na rozdiely medzi nimi. V oboch prípadoch ide o založenie samostatne hospodáriacej jednotky v zmysle obchodného zákonníka, teda o súkromnú spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť alebo ktorúkoľvek inú z možných foriem, ktorú pripúšťa zákon.

Spin-off

Hlavný rozdiel medzi spin-off a spin-out je z nášho pohľadu najmä v majetkovom vstupe VVI do zakladanej spoločnosti a do istej (dohodnutej) miery aj vplyv na rozhodovacie procesy. Univerzita alebo akákoľvek VVI sa v tomto prípade stáva riadnym zakladajúcim spoločníkom firmy so všetkými prislúchajúcimi právami i povinnosťami.

Spin-out

Na rozdiel od spin-off, spin-out spoločnosť je plne autonómny subjekt, nezávislý majetkovo aj v rozhodovaní od inštitúcie, na ktorej bol PDV vytvorený. Ten sa do spoločnosti zvyčajne dostáva prostredníctvom štandardného licenčného procesu podobne, ako je to v iných prípadoch licencovania duševného vlastníctva. Zatiaľ čo v prípade spin-off nie je nutné, aby bol PDV chránený (napr. patentom, úžitkovým vzorom alebo zapísaným dizajnom), v prípade spin-out je to vo väčšine prípadov nutná podmienka, aby mohol byť realizovaný niektorý zo spôsobov prenosu práv na zakladanú firmu (licencia, predaj DV). Vo všeobecnosti možno zakladanie spin-out spoločnosti považovať za jednoduchší spôsob z hľadiska administratívnej náročnosti, nakoľko nedochádza k uplatňovaniu procesov spojených s (verejným alebo štátnym) akademickým prostredím, no nemusí to platiť všeobecne a existujú príklady, kde boli zabezpečené opatrenia na zjednodušenie tohto procesu.

Licencia alebo spin-off/spin-out?

Zo skúseností zahraničných aj slovenských CTT vyplýva, že v úvodnej fáze komercializácie  neexistuje na túto otázku jednoznačná odpoveď, nakoľko je náročné identifikovať objektívne kritériá, ktoré by pomohli prikloniť sa k jednej alebo druhej alternatíve. Môže byť rovnako náročné nájsť existujúcu firmu, ktorá je ochotná investovať do novej technológie vytvorenej na základe PDV, jej ďalšieho vývoja, testovania a následného adaptovania, ako založiť novú firmu, ktorá bude vedieť takúto novú technológiu komerčne zhodnotiť. Rozhodovanie preto nebude jednoduché a nie je ani nutné, aby sa tak dialo hneď v prvom kroku. Cieľom je vytvorený PDV komercializovať, spôsob je druhoradý. Je dobré si však načrtnúť možné trajektórie, ktoré k tomuto cieľu povedú. Pri tom treba brať ohľad na viacero skutočností, ako napríklad:

• zapojenie pôvodcov do procesu (sú ochotní participovať na niektorom zo spôsobov, respektíve je ich participácia potrebná?),
• existujúce prepojenia s hospodárskou sférou (kontakty a skúsenosti s firmami, investormi),
• vybudovaná infraštruktúra centra transferu technológií (má CTT skúsenosti, históriu a ľudský kapitál schopný aplikovať oba spôsoby alebo len niektorý z nich?).

Toto sú len niektoré skutočnosti, ktoré je potrebné pri rozhodovaní zohľadniť.

Spin-off alebo spin-out?

Podobne ako v predošlom prípade, nie je možné jednoznačne povedať, ktorý spôsob je vhodnejší. Súvisí to najmä s vybudovanými štruktúrami danej VVI a skúsenosť s niektorým zo spôsobov. Založenie spin-out súkromnou osobou a následné licencovanie PDV do novovzniknutej firmy môže byť jednoduchšie ako absolvovať zložitý proces v univerzitnom prostredí pri zakladaní spin-off. Napriek tomu môže daná inštitúcia preferovať práve tento spôsob z dôvodu väčšej kontroly, aktívneho zapojenia sa do riadenia a ovplyvňovania života začínajúceho podnikateľského subjektu. Niektoré univerzity majú na tento účel založené dcérske firmy, ktoré výrazne eliminujú zložitosť zakladania spin-off spoločností. Preto konečné rozhodnutie závisí aj od týchto faktorov.

Ako môže dôjsť k založeniu spin-off/spin-out

1. Pôvodca PDV prejavil záujem o komercializáciu prostredníctvom založenia súkromnej spoločnosti

• CTT vyzve pôvodcu o predloženie podnikateľského zámeru. Ten by mal obsahovať také skutočnosti, ako biznis model (akým spôsobom sa bude PDV komerčne zhodnocovať), spôsob získania ľudského a finančného kapitálu (odkiaľ budú pochádzať osoby schopné viesť podnik a finančné zdroje, ktoré jeho chod zabezpečia), časový plán (kroky na najbližšie obdobie, ktoré povedú k založeniu a naštartovaniu činnosti novej spoločnosti).
• Pôvodca vypracuje a predloží tento plán na posúdenie CTT, ktoré v mene VVI naformuluje stanovisko k realizovateľnosti podnikateľského zámeru. V prípade, že je stanovisko pozitívne, dôjde k rozhodovaniu o forme založenia nového subjektu (spin-off alebo spin-out). V prípade, že sa VVI chce stať jedným zo spoločníkov novej firmy, pristúpi sa ku krokom smerujúcim k založeniu spin-off. Ak VVI nemá záujem sa majetkovo podieľať na novom podniku, pôvodca si môže založiť firmu samostatne a VVI mu následne udelí licenciu na využívanie PDV alebo mu práva jednorazovo prevedie, pôjde teda o spin-out.
• V prípade, že pôvodca nepredložil zámer, ktorý sa javí ako reálne vykonateľný, CTT môže autonómne alebo s jeho asistenciou vypracovať nový zámer, ktorý bude podkladom pre potenciálnych záujemcov o komerčné využitie PDV prostredníctvom založenia firmy. Inými slovami bude hľadať subjekty schopné a ochotné podieľať sa na založení a vedení firmy zhodnocujúcej dané duševné vlastníctvo (venture capital, seed capital, business angels spoločnosti).

2. Inštitúcia (majiteľ PDV) sa rozhodla pre založenie spin-off/spin-out

• Na základe zváženia viacerých faktorov môže CTT rozhodnúť, že komercializáciu bude realizovať prostredníctvom založenia novej spoločnosti. V tomto prípade pripraví vlastný podnikateľský zámer pre potenciálnych záujemcov z radov súkromného sektora (business angels, investori) a tento zámer spoločne s opisom PDV im predstaví a ponúkne. Opätovne sa bude rozhodovať, ktorej forme (spin-off/spin-out) dá VVI prednosť.

 Celý článok si prečítate tu

Ilustračné foto: Pixabay

02.12.2022, Silvester Sališ, Jaroslav Noskovič

Tlačiť